Achtergrond

Het belang en de consequenties
Het belang van het Shield Mark Für Elise-arrest is in de eerste plaats dat het bedrijven in staat stelt hun jingles en andere muzikale klanken waarmee zij zich onderscheiden als merk te beschermen. Zo kon na deze uitspraak het bedrijf Intel bijvoorbeeld zijn bekende jingle als merk registreren. De regels van het Shield Mark Für Elise-arrest zijn geldend recht in alle landen van de Europese Unie.

In de tweede plaats maakt het Shield Mark Für Elise-arrest duidelijk dat het heel moeilijk zal worden om niet-muzikale geluiden merkenrechtelijk te beschermen. U kunt daarbij denken aan het leeuwengebrul dat de filmmaatschappij MGM gebruikt, het twee keer toeteren van Overtoom of het geronk van de Harley Davidson. Volgens het Hof zijn dergelijke klanken moeilijk grafisch weer te geven.

Tenslotte laat het Shield Mark Für Elise-arrest nog eens zien dat het mogelijk is om oude werken, waarvan de maker langer dan 70 jaar is overleden (waardoor de auteursrechten zijn vervallen), als merk te registreren. Een bedrijf kan een deel van een oud muziekstuk als merk ter onderscheiding van haar producten en diensten beschermen. Zo bezit Zacco nu de rechten op de eerste negen tonen van Für Elise, geregistreerd als merk voor de diensten van een merkenbureau.

De definitie die de wet aan een ‘juridisch’ merk geeft is de volgende: ‘elk teken dat de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden’.

In de loop van de jaren is de inhoud deze definitie via de rechtspraak steeds nader gepreciseerd. In de beginjaren van de Benelux Merkenwet (1971) ging men er van uit dat de definitie vooral betrekking had op woorden (bv. Mars, Goodyear of IBM) en logo’s (bv. de schelp van Shell).

Halverwege de jaren ‘70 werd duidelijk dat ook een enkele kleur als merk in de Benelux beschermd kon worden. Later profiteerde de Nederlandse PTT daarvan. De organisatie wist een merkenrechtelijk claim te leggen op de kleur groen.

Ook van slogans meende men in eerste instantie dat deze niet onder het merkbegrip vielen. In 1987 echter bepaalde de Nederlandse rechter voor het eerst dat ook een slogan een onderscheidingsteken kan zijn en als merk beschermd kan worden.

Langzamerhand werd duidelijk dat het juridische merk niet beperkt is tot woorden en logo’s, maar dat er veel meer onder kan vallen. Na de kleuren en slagzinnen is dus nu duidelijk dat ook klanken onder het merkbegrip van de merkenwet vallen en als merk beschermd kunnen worden. Wat zou het volgende soort teken zijn dat als merk erkend wordt? Een tastmerk of een smaakmerk?

Andere Europese registraties
In de loop van de tijd zijn er in Europa flink wat aanvragen voor klankmerken ingediend. De houders van deze registraties waren in afwachting van de uitspraak in het Shield Mark Für Elise-arrest omdat dit zou bepalen of hun registraties geldig zijn. Een paar voorbeelden.

EU-registratie nr. 1040955 van Nokia
Nokia kreeg merkbescherming voor haar korte tune, die weergegeven is door de volgende notenbalk.

EU-registratie nr. 171876 van Tarzan
Edgar Rice Burroughs Inc. hoopte op bescherming voor de fameuze ‘yell’ van Tarzan. De registratie was aangevraagd in de vorm van een sonogram, tezamen met een omschrijving: ‘Het merk bestaat uit het geluid dat Tarzan maakt in de Tarzan films’. Op 27 september 2007 bepaalde de kamer van Beroep echter dat het merk niet geregistreerd kon worden omdat een sonogram, anders dan een notenbalk, onvoldoende duidelijk is.

EU-aanvraag nr. 1413891 van leeuwengebrul
Ook het bekende leeuwengebrul van MGM Entertainment is als merk in Europa aangevraagd met behulp van een sonogram. Echter, ook dit merk werd geweigerd.

EU-registratie 1772086 Yahoo!
Yahoo heeft een Europese registratie verricht voor zijn eigen jingle.

US, registratie 556,780
‘The mark comprises the sound of a creaking door’

Australië nr. 759707
‘The trade mark comprises the words ‘AH McCAIN’ followed by a ‘PING’ sound, being a high pitched sound of short duration, followed by the words ‘YOU’VE DONE IT AGAIN’

Nieuw Zeeland, een registratie van een klankmerk door Unilever voor haar Sunlight afwasmiddel
‘A squeak produced by the friction of thumb or forefinger on dishware’

Het geronk van de Harley
Over het specifieke motorgeronk van de Harley Davidson doen verschillende verhalen de ronde. Het geluid zou in de US als merk geregistreerd zijn. Volgens onze informatie is dit niet juist. Wel heeft Harley Davidson een aantal jaren geleden een merkregistratie van het geronk aangevraagd, vooral om ‘sound-alikes’te lijf te gaan.

De aanvraag van Harley Davidson werd echter getroffen door oppositie van 9 bedrijven, die bezwaar hadden tegen de merkregistratie. Uiteindelijk trok Harley haar aanvraag tot merkregistratie weer in, vermoedelijk omdat het bedrijf geen zin had in de kosten, tijd en moeite die het verweer tegen de opposities met zich mee zou brengen. De opposities waren ingediend door onder andere Honda, Yamaha, Kawasaki en Suzuki.

Andere exotische merken
Niet alleen klankmerken zijn onderwerp van discussie in Europa. Ook over andere ‘exotische’ merken heeft het Europese Hof zich in het verleden moeten uitlaten.

Geurmerken
In december 2002 bepaalde het Europese Hof in het Sieckmann-arrest dat het praktisch gezien niet mogelijk is om geuren als merk vast te leggen. Een Duitser had geprobeerd een geur als merk te registreren. Hij daarvoor drie zaken ingediend:

1. een omschrijving: ‘Balsemachtig-fruitig met een zweem van kaneel’
2. de chemische formule: C6H5-CH = CHCOOCH3
3. een monster van de geur

Volgens het Hof voldeden deze ingediende stukken niet aan de eisen die de Europese wet stelt aan een merkregistratie. Volgens de Richtlijn moet een merk op een duidelijke wijze grafisch reproduceerbaar zijn. De omschrijving en de formule waren volgens het Hof niet duidelijk genoeg en het monster was überhaupt al geen grafische voorstelling. Hiermee lijkt het geurmerk in Europa definitief van de baan.

Kleurmerken
In mei 2003 moest het Europese Hof zich uitspreken over kleurmerken. De zaak was aangespannen door het Nederlandse telecombedrijf Libertel dat haar kleur oranje als merk wilde registreren.

Volgens het Hof is het in principe mogelijk kleuren als merk te beschermen. Echter, in de meeste gevallen zal dat pas kunnen nadat de kleur door langdurig en intensief gebruik bekendheid heeft gekregen bij het publiek. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een kleur zonder gebruik meteen voldoende onderscheidend zijn.

Daarnaast bepaalde het Hof dat ook kleurmerken op een duidelijke grafische manier moeten worden weergegeven. Anders is de registratie niet geldig. In de praktijk betekent dit dat een kleurmonster vergezeld moet worden van PMS of Pantone code.

Merkrechten op oude werken van anderen?

Critici van een merkenrechtelijke claim op Für Elise stellen dat het toch niet zo kan zijn dat iemand een merkenrechtelijk claim legt op een oud bekend werk waarop geen auteursrechten meer rusten. Toch komt het vaker voor. Wat dacht u van dit merk van Nestlé, het bekende Melkmeisje van Vermeer, gedeponeerd voor melkproducten onder Benelux nr. 523 837?

En ook Manpower bediende zich ooit van een oud auteursrechtenvrij werk: een bekende tekening van Leonardo Da Vinci (Benelux nr. 152 499)

De tegenstanders
De Shield Mark Für Elise-zaak riep beslist niet alleen enthousiaste reacties op. Sommige mensen lieten zich kritisch uit over het feit dat een commerciële onderneming als Shield Mark het alleenrecht zou kunnen verwerven op Beethovens’ Für Elise. Een paar voorbeelden: